Propiedad industrial

Como hemos avanzado, dentro de lo que se conoce como propiedad industrial, se engloba toda una serie de creaciones intelectuales vinculadas al establecimiento mercantil que son necesarias en un mercado de libre competencia. Los signos distintivos aportan transparencia al mercado permitiendo a los consumidores y usuarios (y al resto de operadores económicos) identificar, de entre el inmenso número de productos o servicios parecidos, aquellos que le satisfacen y las invenciones impulsan el progreso tecnológico. La protección de la propiedad industrial crea un clima de seguridad jurídica que motiva – incentiva– las invenciones y evita la confusión de productos y empresarios.

A pesar de tener una finalidad distinta, los signos distintivos y las invenciones tienen en común, junto con el resto de creaciones intelectuales, el conceder a su titular un derecho de exclusiva para su explotación económica. No obstante, el fundamento de la exclusiva es distinto en uno y otro caso. En la patente se liga a la idea de retribución o recompensa al creador por su innovación, por lo que se le conceden veinte años para obtener rentabilidad, pasados los cuales la invención pasa a ser de dominio público. En cambio, en los signos distintivos, el derecho puede tener carácter indefinido y ese monopolio se justifica por la finalidad de distinción que cumplen en el mercado.

La protección jurídica de la propiedad industrial se asienta en el principio de territorialidad, lo cual significa que cada estado en donde se solicita la protección de una marca, patente, etc. goza de facultad soberana para determinar las condiciones de obtención de la protección y para sancionar los actos que, ocurriendo en su territorio, infringen el derecho protegido.

Esta facultad soberana de protección es difícil de compatibilizar con los objetivos de la Unión Europea, y en especial con el logro de un mercado interior en tanto espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales esté garantizada (art. 26 TFUE); objetivo que motivó la constitución de la Comunidad Europea (art. 3.c) del Tratado CE, hecho en Roma el 25 de marzo de 1957). Por ello, las instituciones comunitarias se han esforzado en homogeneizar los distintos regímenes nacionales de protección de la propiedad industrial en tanto vía necesaria para el logro del mercado único.

A los derechos de propiedad industrial se les aplica la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Por su parte, a los procedimientos de concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial se les aplica la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común (norma sigue vigente hasta el 2 de octubre de 2016, fecha en la que entrará en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) y el Reglamento de los procedimientos relativos a la concesión, mantenimiento y modificación de los derechos de propiedad industrial aprobado por RD 441/1994, de 11 de marzo.

 

Signos distintivos y nombres de dominio

Tres son los signos distintivos que aportan transparencia al mercado: el nombre comercial para identificar al empresario; la marca para identificar los pro-ductos fabricados o los servicios prestados por este, y el rótulo del establecimiento para identificar la sede donde el empresario desarrolla su empresa o actividad.

Ahora bien, como ya sabemos, en la actualidad coexiste junto con el mercado tradicional el mercado en línea. En este, los nombres de dominio constituyen elementos esenciales de la sociedad de la información, dado que identifican (localizan) la dirección de los ordenadores conectados a internet y permiten la comunicación entre ellos, lo cual es de todo punto necesario para el funcionamiento de la red. Esta capacidad localizadora también les ha hecho aptos para cumplir funciones identificativas de los operadores económicos titulares de una web, de su actividad y de sus productos o servicios. En la práctica, el papel de los nombres de dominio ha experimentado una importante transformación, puesto que han pasado de ser simples instrumentos técnicos de localización a convertirse en elementos distintivos esenciales en internet y, con ello, en piezas clave para la transparencia del comercio electrónico.

No obstante, a pesar de que tanto los signos distintivos como los nombres de dominio cumplen funciones distintivas, existen diferencias sustanciales entre unos y otros. La protección jurídica de los signos distintivos se asienta sobre los principios de especialidad y de territorialidad. En virtud del principio de especialidad, la protección se dispensa para una marca (paradigma de signo distintivo) en relación con una o varias clases de productos o servicios. Esto permite que diferentes personas puedan registrar marcas idénticas o similares en diferentes clases (una marca registrada para proteger camisas no impide el registro de otra marca idéntica para proteger lavadoras). El principio de territorialidad (que también rige para las invenciones y derechos de autor) supone, por una parte, que cada estado en el que se solicita la protección de un derecho sobre un signo distintivo goza de plena soberanía para determinar las condiciones para obtener dicha protección y, por otra, que su potestad sancionadora alcanza únicamente aquellos actos que ocurren dentro de su territorio. Con-secuencia de ello es que el titular que quiera extender a otros países la protección deberá obtener un derecho de marca en cada uno de ellos, pudiendo, en otro caso, ocurrir que diferentes personas registren marcas idénticas o similares en diferentes países. La protección jurídica de los nombres de dominio se fundamenta, por el contrario, en la atribución de un único nombre de dominio para todo el mundo a la persona que primero lo solicite (first to file). Este sistema, además de impedir que en internet puedan coexistir dos dominios idénticos que pertenezcan a personas diferentes, rompe con los principios de especialidad y territorialidad propios del derecho de los derechos de propiedad industrial.

Tampoco las facultades que otorga el nombre de dominio son equiparables a las de los derechos de propiedad industrial y, en concreto, a las de los signos distintivos.

Si tomamos como referencia la normativa española que regula los nombres de dominio bajo el código .es y la que regula los signos distintivos, esto se observa con claridad. La marca y el nombre comercial otorgan a su titular el derecho exclusivo a su utilización en el tráfico económico (arts. 34.1 y 90 LM), que es la vertiente positiva del derecho de exclusiva, además de un amplio elenco de facultades de exclusión que constituyen la faceta negativa o excluyente de esa exclusiva (art. 34.2, 3, 4 y 5 LM). El contenido de los derechos sobre el nombre de dominio se concreta en el derecho a su utilización a efectos de direccionamiento en el sistema de nombres de dominio de internet en los términos señalados en el Plan Nacional y a la continuidad y calidad del servicio que presta la autoridad de asignación (art. decimotercero.2 de la Orden ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de nombres de dominio de internet bajo el código de país correspondiente a España: .es).

Estas diferencias han llevado a un sector de la doctrina a sostener que los nombres de dominio no pueden ser considerados derechos de propiedad industrial. No obstante, dado que los nombres de dominio se eligen libremente por el titular, otorgan a este un derecho de utilización exclusiva –consecuencia de las características técnicas de la red–, son transmisibles inter vivos y mortis causa, están ligados a la empresa en cuanto instrumentos esenciales para las transacciones en línea y gozan de un potencial extraordinario para difundir los signos distintivos tradicionales, no parece descabellado considerarlos una modalidad –sui generis, si se quiere– de propiedad industrial.

La marca

En derecho español, y por lo que respecta a los signos distintivos, la norma fundamental es la Ley de marcas, 17/2001, de 7 de diciembre (LM), y su Reglamento de ejecución, aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio (RM). La ley regula la marca y el nombre comercial, suprime el carácter registral del rótulo del establecimiento (existente con la anterior Ley 32/1988, de Marcas) y deja la protección de esta modalidad de propiedad industrial a las normas comunes de competencia desleal.

1) Concepto y requisitos de la marca

La LM define la marca como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

Y prevé que estos signos pueden consistir en los siguientes elementos:

a) las palabras o las combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas;

b) las imágenes, las figuras, los símbolos y los dibujos;

c) las letras, las cifras y sus combinaciones;

d) las formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o su presentación;

e) los sonidos;

f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores (art. 4 de la LM).

El sistema de marcas es un sistema registral; por ello, el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Marcas (art. 2.1 LM). El Reglamento (CE) 207/2009 del Consejo de 26 de febrero del 2009 sobre la marca comunitaria (RMC) también adopta este criterio al establecer que “la marca comunitaria se adquirirá por el registro” (art. 6 RMC).

El registro de la marca se lleva a cabo en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), que es el organismo autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, encargado de conceder los títulos de propiedad industrial tras el examen de las solicitudes correspondientes.

El requisito de la representación gráfica del signo para su registro se ha venido considerado indispensable en el sistema registral en que se basa la protección de la marca. Ello por entenderse que permite a la OEPM tramitar la solicitud de registro y a los titulares de marcas anteriores oponerse, en su caso, al registro de una nueva marca confundible con la suya. También se ha señalado que una de las funciones de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada con-fiere a su titular (STJCE de 24 de junio de 2004, TJCE 2004/160). No obstante, este requisito dificulta el acceso al registro a las marcas no visuales (sonoras, olfativas, gustativas y táctiles) haciéndose cada vez más patente la necesidad de reformular el concepto de marca.

De otra parte, el registro de una marca ha de superar la barrera de las prohibiciones absolutas y relativas. Las absolutas están referidas al signo en sí mismo considerado, y atienden al interés público, y las relativas se hallan relacionadas con signos registrados con anterioridad, y atienden al interés de los titulares registrales. El registro de la marca conseguido sin haber respetado las prohibiciones absolutas o relativas puede ser declarado nulo (arts. 51 y 52 LM).

Las prohibiciones absolutas se recogen en el artículo 5 LM, que impide el registro como marca, entre otras prohibiciones, de los signos que no sean susceptibles de representación gráfica; los que carezcan de carácter distintivo; los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común; los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres; o los que puedan inducir al público a error, por ejemplo sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio.

 

Marca comunitaria

La marca comunitaria es una marca con validez en todo el territorio de la Unión Europea y registrada en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Alicante).

Las prohibiciones relativas se recogen en los artículos 6 y siguientes LM, y la mayoría de ellas tienen como denominador común la identidad o semejanza con marcas o nombres comerciales referidos a idénticos o similares productos o servicios, o constituir el uso de un nombre o imagen de persona distinta al solicitante de la marca.

2) Funciones y clases de marcas

La función esencial de la marca es la distintiva de los productos o servicios. Esta función distintiva implica una cierta convicción por parte del consumidor o usuario de que lo contraseñado por esa marca tiene una serie de características concretas. La teoría de las funciones de la marca parte de las funciones que en el plano económico cumple una marca para, a partir de las mismas, decidir otorgarles protección en el plano jurídico y elegir los medios para dispensar tal protección.

Desde un punto de vista económico, se citan como funciones más importantes de la marca: la indicadora del origen empresarial de productos y servicios; la indicadora de la calidad de productos y servicios; la condensadora de la buena imagen o goodwill; y la publicitaria. Además, toda marca cumple una función transmisora de información o función comunicativa, que ofrece una perspectiva global de la utilidad económica de la misma. Ahora bien, como esas asociaciones son fruto del ingrediente psicológico de la marca, no son coincidentes en todos los consumidores.

En la actualidad, el sistema registral sobre el que se asienta la LM puede garantizar al titular de la marca que esta cumple su función esencial y directa, la función distintiva, impidiendo que accedan al registro marcas idénticas o confundibles con otras ya registradas y permitiendo a aquel accionar frente a quienes violan su derecho de exclusiva. Lo que no puede hacer es garantizar a los terceros –público de los consumidores– la realidad de las asociaciones psicológicas que sobre la misma realizan –origen empresarial, calidad, goodwill y publicidad–. Máxime cuando la LM (y el RMC) admiten, como veremos, de una parte, la cesión de la marca con independencia del establecimiento donde se producen o prestan los productos o servicios contraseñados, y de otra, la licencia de marca sin establecer un control obligatorio de la actividad del licenciatario por parte del licenciante. La protección de las funciones económicas por parte de la LM es indirecta para los terceros, es consecuencia de la protección de la función esencial o distintiva al titular marcario. El instrumento jurídico adecuado para la protección directa de estas funciones es la Ley de competencia desleal.

Por lo que respecta a la clasificación de las marcas, la principal atiende a la estructura del signo que las integra, que las clasifica en denominativas, gráficas o mixtas. La marca denominativa está compuesta por una o varias letras; la gráfica, por un dibujo o una imagen; y la mixta, por una combinación de palabras y grafismos.

Por la dimensión del signo, pueden ser bidimensionales o tridimensionales; por ejemplo, la botella de una determinada colonia.

Las TIC han hecho aparecer, junto con las marcas tradicionales, nuevos tipos de mar-cas, las más destacables de las cuales son los hologramas (imágenes ópticas obtenidas mediante una técnica fotográfica que utiliza la luz del láser), las marcas animadas y los gestos. Atendiendo al sentido que las percibe, las marcas pueden ser visuales, sonoras (por ejemplo, la melodía de un programa informático), gustativas, táctiles y olfativas (por ejemplo, pelotas de tenis con olor a “hierba recién cortada”). En cualquier caso, como hemos señalado, el registro de la marca ha de superar el requisito de la representación –o descripción– gráfica. Y, a este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (SSTJCE de 12 de diciembre de 2002, TJCE 2002/371, “Sieckmann”, apartados 46 a 55 – que no considera que los olores sean susceptibles de representación gráfica– y 6 de mayo de 2003, TJCE 2003/121, “Libertel”, apartados 28 y 29), “se desprende que una represen-tación gráfica, en el sentido del artículo 2 de la Directiva, debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres de manera que pueda ser identificado con exactitud” (STJCE de 24 de junio de 2004, TJCE 2004/160).

Existen también las marcas colectivas y las marcas de garantía. La marca colectiva sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas (art. 62.1 LM), y la marca de garantía es la utilizada por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio (art. 68.1 LM).

3) Derechos conferidos por la marca

El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

La marca, al igual que el resto de derechos de propiedad industrial, otorga a su titular un derecho exclusivo y excluyente. Un derecho exclusivo porque la marca supone un monopolio de uso que puede durar toda la vida, ya que, como se ha señalado, se concede por diez años prorrogables indefinidamente por períodos de la misma duración. El derecho de marca es excluyente porque su titular dispone de un conjunto de facultades de exclusión frente a terceros (ius prohibendi). Esta faceta de carácter negativo o excluyente se recoge en el artículo 34 LM, que permite al titular prohibir que los terceros, sin su con-sentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un riesgo de confusión del público (el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca);

c) cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y, con la utilización sin justa causa del signo, se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando tal uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Si se presenta cualquiera de estos tres supuestos, el titular de la marca puede prohibir a los terceros, en especial: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo; c) importar o exportar los productos con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad; e) usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio; f) poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o ser-vicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios, incorporando el signo si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que, según las letras anteriores, estaría prohibido. También puede impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe el rasgo distintivo de la marca principal.

El registro de una marca se otorga por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años (art. 31 LM).

El titular de una marca registrada puede acudir a los órganos jurisdiccionales para ejercitar las acciones civiles o penales oportunas contra quienes lesionen su derecho, y también para exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. Asimismo, podrá intentar solucionarlo mediante la sumisión a arbitraje (art. 40 LM).

La LM recoge en el artículo 41 las acciones civiles que, en especial, podrá ejercitar:

a) la cesación de los actos que violen su derecho;

b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

c) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en parti-cular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos donde se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción (estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así);

d) la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, por elección del actor (y a costa siempre del condenado) de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto, o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el tribunal;

e) la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados, en virtud de lo dispuesto en el punto c cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios (si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso);

f) la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Ahora bien, el derecho de exclusiva sobre la marca se ve acotado por dos instituciones típicas, el agotamiento y las limitaciones del derecho. Conforme a la regla del agotamiento, el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento (arts. 36.1 LM y 13.1 RMC). De otra parte, el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedenvvkcia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de estos; y c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios (arts. 37 LM y 12 RMC).

El principio del agotamiento del derecho de marca significa que el titular de la marca no puede impedir que alguien que adquiera sus productos pueda luego revenderlos usando esa misma marca, pues ya la primera comercialización agota su derecho de exclusiva a la distribución. En el ámbito geográfico de la Unión Europea, y de acuerdo con los principios de libre circulación de mercancías y de libre competencia, el titular de la marca que comercializa unos productos contraseñados con ella no puede impedir que un adquirente los comercialice de nuevo dentro de cualquier territorio de la Unión.

4) Cesión y licencia de marca

Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud pueden transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los pro-ductos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas (art. 46.2 LM).

La LM prevé dos formas básicas de transmisión de derechos sobre la marca: la cesión y la licencia, con un alcance muy distinto en cada caso. La cesión supone la transmisión de la titularidad de la marca, con todos los derechos a ella inherentes; en cambio, la licencia implica simplemente la transmisión del derecho de uso y explotación de la misma, sin traspaso de la titularidad y de los demás derechos anejos.

Las licencias pueden ser totales o parciales, y exclusivas o no exclusivas (art. 48.1 LM). Serán parciales si se refieren solo a alguno de los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, o si se conceden solo para una parte del territorio español. Serán en exclusiva si el licenciante se compromete a no otorgar ninguna otra licencia en el territorio al que se refiera la primera; y sin exclusiva en otro caso, de forma que podrán concurrir varios licenciatarios en una misma zona geográfica. Se entenderá, salvo pacto en contrario, que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca (art. 48.5 LM); y cuando la licencia sea exclusiva, el licenciante solo podrá utilizar la marca si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM).

La infracción por el licenciatario de cualquiera de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario permite al licenciante ejercer frente a él la acción por violación del derecho de marca, de igual modo que frente a cualquier tercero que infrinja el derecho de monopolio que confiere la marca (arts. 48.2 LM y 22.2 RMC).

La cesión de la marca implica que el cesionario deviene nuevo titular de la misma, adquiriendo todas las facultades que comprende esa titularidad. El artículo 46.2 LM expresa que esa cesión puede realizarse “con independencia de la transmisión de la totalidad o de una parte de la empresa”, siguiendo una opción de política legislativa que resulta común en los países de nuestro en-torno (en igual sentido, art. 17.1 RMC).

En teoría cabría defender que, de cara a garantizar la calidad y procedencia de los pro-ductos o servicios, la marca solo pudiera cederse junto con la empresa ya que aquella designa unos productos o servicios de características muy concretas. Ello no es así. No obstante, la LM incorpora una medida dirigida a la protección de los intereses de los consumidores al introducir la previsión del artículo 17.4 RMC estableciendo que “si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa” (art. 47.2 LM).

La transmisión de la empresa en su totalidad implica la de sus marcas, salvo pacto en contrario o que ello se desprenda claramente de las circunstancias del caso (art. 47.1 LM).

 

El nombre comercial

La LM realiza una breve regulación del nombre comercial, dado que remite su regulación, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, a las normas relativas a las marcas (art. 87.3 LM).

El nombre comercial se define como “todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares” (art. 87.1 LM).

El término empresa que utiliza aquí la Ley de marcas ha de entenderse en sentido subjetivo, esto es, referido al sujeto u operador económico que realiza una determinada actividad. El nombre comercial identifica al empresario en el tráfico económico –en el mercado–, por ello resulta un signo más adecuado que la marca para cumplir la función distintiva del origen empresarial de los productos y servicios. La LM no exige que el nombre comercial coincida con el nombre de la persona física o la razón social de la persona jurídica; además, pueden adoptarse como nombre comercial los mismos signos que para la marca, excepto los tridimensionales. Ahora bien, en el ámbito contractual, la razón con la que el empresario debe firmar sus negocios es la razón social o individual, y no el nombre comercial.

El nombre comercial también se rige por el principio de especialidad, con lo cual se otorga el signo para una determinada actividad. El TS tiene declarado que el titular de una marca (y habrá que entender que también de un nombre comercial) puede exigir la modificación de una denominación social confundible con su signo para evitar la confusión (STS de 4 de julio de 1995). Tampoco puede una razón social utilizarse como marca, nombre comercial o rótulo si es confundible con un signo distintivo registrado con anterioridad (SsTS de 4 de julio de 2008, y 28 de septiembre de 2000, con cita de sentencias anteriores).

En la actualidad, la protección registral del nombre comercial podría obviarse. En la práctica, es difícil distinguir un nombre comercial de una marca de servicios y su regulación en la LM es idéntica. En la práctica, además, salvo que el patronímico o la razón social coincidan con el nombre comercial –circunstancia que, como hemos señalado, no exige la LM–, es difícil asociar un signo a una persona con lo que, al final, pierde peso su papel de identificador del empresario.

Pueden, en particular, constituir nombres comerciales:

a) los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas;

b) las denominaciones de fantasía;

c) las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial;

d) los anagramas y logotipos;

e) las imágenes, figuras y dibujos;

f) cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los puntos anteriores (art. 87.2 LM).

El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico según los términos previstos en esta ley (art. 90 LM).

El nombre comercial, al igual que la marca, es derecho de uso exclusivo, de manera que una vez inscritos en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), su titular disfruta de un derecho de monopolio sobre su uso que puede durar toda la vida, ya que, como se ha señalado, se concede por diez años prorrogables indefinidamente por períodos de la misma duración.

 

Los nombres de dominio

Cada ordenador en la Red está identificado con una dirección IP (dirección de protocolo de Internet), que normalmente se representa por medio de cuatro grupos de cifras, separados por puntos. Como el uso de esta numeración es difícil de memorizar, a cada dirección IP (y por lo tanto, a cada máquina) se le asigna un grupo de letras o nombre que sea más fácil de recordar (dirección natural). El nombre de dominio constituye, pues, un instrumento técnico de localización de un ordenador. Tiene, en este sentido, un papel equiparable al de un número de teléfono, un número de fax o una dirección postal.
Las direcciones naturales consisten en una sucesión de caracteres separados por puntos. Cada uno de estos grupos de caracteres representa un nivel de dominio. Esta estructura se configura de derecha a izquierda, pudiendo distinguirse dominios de primero, de segundo y de tercero o ulterior nivel.
dominio de tercero nivel
dominio de segundo nivel
dominio de primer nivel

El dominio principal o de primer nivel figura a la derecha del nombre. Es el llamado TLD (top level domain). Estos dominios se componen de dos o tres letras y pueden ser genéricos o nacionales. Los TLD genéricos (gTLD) constituyen una abreviatura del nombre del sector específico en el que el titular del ordenador desarrolla su actividad (por ejemplo, .com –para empresas–, .net –para provee-dores de servicios de red–, .org –para organizaciones institucionales–, .edu – para establecimientos de enseñanza–, etc.). También se conocen como “nom-bres de dominio de nivel internacionales” (iTLD) dado que no hacen referencia a ningún territorio concreto. Los TLD nacionales (country code top level do-main, ccTLD) incluyen una referencia al territorio y se corresponden con el código de cada país, de acuerdo con la norma ISO 3166 (p. ej.: .es para España, it para Italia; .ch para Suiza; .jp para Japón, etc.). Actualmente, los nombres de dominio .es están regulados por la Ley 34/2002, y por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan nacional de nombres de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es). La entidad pública empresarial Red.es (http:// www.red.es) es la autoridad de asignación que gestiona el registro de nombres de dominio .es (disp. adic. Sexta, Ley 11/1998). Los dominios registrados bajo el dominio .eu, correspondientes a la Unión Europea, están regulados por el Reglamento (CE) 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril del 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu.

Situados a la izquierda del TLD están los dominios de segundo nivel (SLD). Este dominio constituye la parte esencial de la dirección electrónica. Dentro de cada uno de los dominios principales puede haber un número ilimitado de dominios de segundo nivel, que se eligen por los usuarios y que se tienen que registrar.

Los nombres de dominio de tercero o ulterior nivel están situados a la izquierda del dominio de segundo nivel. Se trata de subdominios que persiguen especificar más la localización del ordenador, y su registro no es necesario. Es habitual incorporar un dominio de tercero o ulterior nivel cuando se opera con el nombre de dominio de segundo nivel de un proveedor de alojamiento. El subnivel sirve aquí para distinguir a los diferentes clientes. Desde que se creó el sistema de nombres de dominio, la atribución y gestión de los nombres de dominio correspondió a la Autoridad de Números Asignados de Internet (In-ternet Assigned Numbers Authority) (IANA). Esta función la ejerce actualmente a través de la Corporación de Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN: http://www.icann.org/).

1) El procedimiento de la ICANN de solución de controversias para los dominios de primer nivel genéricos (gTLD)
La irrupción de los nombres de dominio originó, casi desde el principio, las prácticas denominadas de cybersquatting, consistentes en registrar como dominio los nombres de personas, marcas o instituciones de notoriedad, para así “incentivar” que dichas personas adquirieran tales dominios (ya concedidos) a cambio de un alto precio. En muchos casos los concedentes de TLD genéricos no exigen, ni comprueban, que el dominio solicitado se corresponda con la denominación o actividad del solicitante, y esto ocasionaba los problemas. Esta conducta podría suponer, en la mayoría de los casos, un acto de competencia desleal, pero luchar contra ella por los medios judiciales ordinarios resultaba muy poco efectivo. Por ello, surgió la necesidad de establecer un sistema rápido y eficaz, que consiste básicamente en que el adquirente del dominio se somete a arbitraje para el caso de que un tercero reclame por el uso indebido de su nombre o marca, y actúan como árbitros alguno de los proveedores de servicios de solución de controversias acreditados por la ICANN. El procedimiento es una alternativa rápida (en torno al mes y medio) y económica al proceso judicial en caso de conflictos entre marcas y nombres de dominio, de ahí su enorme éxito.

La Junta Directiva de la ICANN aprobó la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) en las reuniones celebradas en Santiago de Chile los días 25 y 26 de agosto de 1999, y el Reglamento de la política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio el 24 de octubre de 1999. La Política contiene los aspectos sustantivos del sistema de resolución de conflictos, y el Reglamento, los procedimentales.

El procedimiento de la UDRP ha servido de modelo para muchos network information centers que no han adoptado el procedimiento de la ICANN pero que han elaborado procedimientos de solución de controversias propios, claramente inspirados en el de la ICANN. Tal es el caso del procedimiento alternativo de solución de controversias previsto para los nombres de dominio .eu en el Reglamento (CE) número 874/2004 (arts. 22 y sig.) y del establecido para los nombres de dominio .es, que, siguiendo lo dispuesto en la disposición adicional 6.ª LSSICE, ha desarrollado la disposición adicional única del Plan Nacional de Nombres de Dominio de 2005.

El artículo 4 de la Política señala que el procedimiento de la UDRP se aplica a los conflictos entre el titular de una marca (de productos o de servicios) y el titular de un nombre de dominio. No obstante, también se ha admitido su aplicación a los nombres comerciales (por ejemplo, Resoluciones del provee-dor NAF, caso FA 094197, Northwest Plumbing Drain Station, Inc. frente a Summer Plumbing, y del proveedor OMPI, caso D2000-0981, Viajes Ecuador, S. A. frente a Ecuador Lugo, S. L.). También se aplica en algún caso al nombre de dominio coincidente con el nombre civil (patronímico) de una persona, lo cual es posible en los ordenamientos en los que el nombre de una persona puede llegar a convertirse en una marca no registrada (por ejemplo, en el derecho de marcas de Estados Unidos), si reúne los requisitos de protección.

Así ocurrió con la actriz Julia Roberts, que logró por este procedimiento la transferencia del nombre de dominio juliaroberts.com (OMPI, caso D2000-0210, Julia Fiona Roberts frente a Russell Boyd). Sin embargo, es improcedente el procedimiento de la ICANN cuando el nombre civil no puede ser considerado una marca no registrada, lo cual ocurrió con el político español Artur Mas, puesto que ni él ni su partido político (CDC) pudieron demostrar ser titulares de la marca “Artur Mas”, con lo cual se rechazó la demanda presentada (OMPI, caso DTV 2003-0005 (Convergència Democràtica de Catalunya frente a A. Mas).

2) Los nombres de dominio de primer nivel .es y .eu

Actualmente, los nombres de dominio .es están regulados por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI), y por la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/1542/2005, de 19 de mayo, que aprueba el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet bajo el Código de País correspondiente a España (.es). La entidad pública empresarial Red.es (www.red.es) es la autoridad de asignación que gestiona el registro de nombres de dominio .es, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 6.ª de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones.

En el ámbito de los nombres de dominio territoriales de primer nivel, los do-minios registrados bajo el dominio .eu, correspondientes a la Unión Europea, están regulados por el Reglamento (CE) 733/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de abril de 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel .eu. De acuerdo con lo prevenido en este Reglamento, la Decisión 2003/375/CE de la Comisión designó al European Registry for Internet Domains (EURid; www.eurorid.eu) autoridad encargada del registro de estos nombres de dominio. El EURid tiene su sede en Bruselas (Bélgica) y oficinas regionales en Estocolmo (Suecia), Pisa (Italia) y Praga (República Checa).
El EURid tiene una política de resolución extrajudicial de conflictos basada en la recuperación de los costes, y aplica un procedimiento para resolver rápidamente los conflictos entre titulares de nombres de dominio que se refieran a los derechos de utilización de ciertos nombres, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial, así como los litigios relativos a las decisiones individuales que tome el Registro. Esta política debe tener en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y facilitar a las partes afectadas unas garantías procesales adecuadas, y se aplica sin perjuicio de eventuales acciones judiciales. Al Reglamento 733/2002 siguió el Reglamento (CE) 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen las normas de política de interés general relativas a la aplicación y las funciones del dominio de primer nivel .eu, así como los principios en materia de registro.

Denominaciones geográficas

Las denominaciones geográficas son las indicaciones que hacen referencia al lugar geográfico de procedencia de un determinado producto. Y, dado que proporcionan una información valiosa sobre determinados aspectos de un pro-ducto, también aportan trasparencia al mercado. La protección jurídica de estas denominaciones se articula desde diferentes ámbitos.

La LM incluye, dentro de las prohibiciones absolutas de registro, algunas relativas a las indicaciones geográficas. Así, no pueden registrarse como marca los signos que se compongan exclusivamente de indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la procedencia geográfica de los productos o ser-vicios (art.5.1.c); que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios (art. 5.1.g), o que aplicados para identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia (art. 5.1.g).

También se les dispensa protección en sede de competencia desleal. El uso de una falsa indicación de procedencia constituye un acto de competencia desleal, ya sea por resultar engañosa (art. 7 LCD), ya sea por constituir un acto de explotación de la reputación ajena (art. 12.2 LCD) que prohíbe específicamente el empleo de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como “modelos”, “sistema”, “tipo”, “clase” y similares. Además, puede constituir un supuesto de publicidad ilícita –por engañosa– si se ha empleado publicidad (art. 3.e) LGP).

Al margen de esta protección general, existen supuestos especiales de protección de las indicaciones geográficas que les otorgan derechos de exclusiva. Así ocurre con las denominaciones de origen. Esta mayor protección se justifica en la vinculación entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta al medio geográfico en el que se produce (STC de 20 de diciembre de 1990, RTC 1990/211). La denominación de origen surgió vinculada a la producción de vinos y licores, extendiéndose luego a productos agrícolas y alimenticios.

Actualmente, la regulación de la denominación de origen de los primeros se lleva a cabo en la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino (LVV), y la de los segundos en la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial supraautonómico. Para su inscripción en el registro comunitario y la oposición a ellas, véase RD 1335/2011, de 3 de octubre.

Tanto las indicaciones geográficas como las denominaciones de origen cuentan, además, con protección penal. El articulo 275 CP sanciona su utilización en el trafico económico, de manera intencionada y sin autorización.

Las invenciones

La patente

La Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes de invención y modelos de utilidad (LP) regula ambas modalidades de propiedad industrial. La regulación española se completa con el Reglamento de ejecución de la Ley de patentes aprobado por Real decreto 2245/1986, de 10 de octubre. El 17 de abril de 2017 entrara en vigor la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes que regula las patentes de invención, los modelos de utilidad y, como novedad, los certificados complementarios de protección de medicamentos (CCP) y de productos fitosanitarios. Esta Ley establece un único procedimiento de concesión de patentes sobre la base del examen previo de novedad y actividad inventiva.

Además, esta norma suprime las adiciones a la patente, modifica la figura del modelo de utilidad en aspectos sustanciales (estado de la técnica relevante, invenciones protegibles y condiciones de ejercicio de las acciones en defensa del derecho otorgado, etc.), actualiza el régimen de las invenciones laborales e incluye normas reguladoras de los CCP, las licencias obligatorias, procedimientos de nulidad, limitación y caducidad. Por último, regula el acceso a la representación profesional y su ejercicio en el marco de la Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. La Ley también persigue impulsar la mediación y el arbitraje en materia de adquisición, contratación y defensa de los derechos de propiedad industrial.

La tendencia a la globalización del mercado hizo que se firmara, en el ámbito internacional, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (anexo 1 C) del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994, llamado acuerdo ADPIC (TRIPS en siglas en inglés). Con este acuerdo se pretende establecer unos mínimos de protección de la patente y demás derechos de propiedad industrial en todos los países para que las diferencias en la protección de estos derechos no creen barreras que distorsionen el funcionamiento de ese mercado global. Aparte de esta regulación general, existen otros convenios específicos que defienden la patente con diversas técnicas y ámbitos de aplicación territorial.

El Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (estando vigente en España el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967) busca mantener un mínimo de protección a pesar de la disparidad de las legislaciones nacionales. El Convenio de Múnich sobre concesión de patentes europeas (CPE), de 5 de octubre de 1973, revisado por Acta de 29 de noviembre de 2000, regula la obtención de patentes nacionales para distintos estados europeos, entre ellos los estados miembros de la Unión Europea mediante un único procedimiento. El Convenio de Luxemburgo, de la patente comunitaria, de 15 de diciembre de 1975, prevé la posibilidad de obtención de una patente única para toda la Unión Europea. Y el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), firmado en Washington el 19 de junio de 1970 (ratificado por España) permite, mediante una sola solicitud, obtener patentes en los distintos estados firmantes del Tratado que haya designado el solicitante. El Reglamento del PCT entró en vigor el 1 de julio de 2015.

1) Concepto y requisitos de la patente

La patente es un certificado, expedido por la OEPM, que concede a su titular el derecho de explotación en exclusiva de una invención de aplicación industrial durante veinte años improrrogables.
La LP determina que son patentables las invenciones nuevas que implican una actividad inventiva y que son susceptibles de aplicación industrial y, después de la Ley 10/2002, de 29 de abril, se admite la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas (art. 4 LP).

Tres son, por tanto, los requisitos de patentabilidad:

a) Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 6 LP). Se exige, por lo tanto, novedad a escala mundial. La novedad es una cuestión de hecho sometida a la apreciación del juez (SsTS de 18 de octubre de 2004 y 11 de diciembre de 2006).

b) Una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8 LP).
c) Por último, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 LP).

La LP, de una parte, no considera invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) las obras literarias, artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; c) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores, y d) las formas de presentar informaciones. Tampoco considera como invenciones los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, especialmente a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos (art. 4 LP). De otra parte, prohíbe que sean objeto de patente:

a) las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria (y cita, en particular: los procedimientos de clonación de seres humanos, de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, la utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales, los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos); b) las variedades vegetales y las razas animales; c) los procedimientos esencial-mente biológicos de obtención de vegetales o de animales; d) el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen (art. 5 LP).
En el ámbito de la Unión Europea, el Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), hecho en Ginebra el 1 de junio de 2000, ratificado por España en 2013, tiene por objeto facilitar la tramitación y evitar la pérdida involuntaria de derechos por motivos formales.

2) Objeto y duración de la patente

El objeto protegido por la patente puede ser tanto un producto como un procedimiento. Las patentes de procedimiento tienen por objeto una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial (STS de 14 de junio de 2010).

“Todo procedimiento para la obtención de un producto químico o farmacéutico patentable viene determinado por tres elementos: la sustancia o sustancias básicas de que se parte; los medios de actuación sobre esas sustancias o modus operandi y el producto o resultado final” (SsTS de 28 de abril de 2005, 13 de octubre de 1982 y 16 de julio de 1988).

El titular de una patente en vigor puede proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquella, solicitando adiciones a la patente siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva. Las adiciones se consideran parte integrante de la patente principal y, salvo disposición expresa en contrario, y en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza de las adiciones, se rigen por las normas establecidas en la LP para las patentes. Las adiciones a la patente se regulan en los artículos 108 y siguientes.

La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida (art. 49 LP).

3) Derechos conferidos por la patente

La patente, en cuanto derecho de exclusiva, confiere a su titular un conjunto de facultades de exclusión o ius prohibendi que se recogen en el artículo 51 de la LP. Así, le corresponde el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados;

b) la utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe (o las circunstancias hacen evidente) que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente;

c) el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados (art. 50 LP).

Asimismo, confiere a su titular el derecho a impedir que, sin su consentimiento, cualquier tercero entregue, u ofrezca entregar, medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella (art. 51 LP).

Frente a quienes lesionen su derecho, el titular de una patente puede ejercitar las acciones judiciales oportunas y exigir las medidas necesarias para su salva-guardia (art. 62 LP).

El artículo 63 recoge las acciones civiles que, en especial, puede ejercitar el titular que haya visto lesionado su derecho de patente:

a) la cesación de los actos que violen su derecho;

b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;

c) el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios principalmente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado;

d) la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios (si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular de la patente deberá compensar a la otra parte por el exceso);

e) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el punto c, o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente;

f) la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas (esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente).

El ejercicio del derecho de exclusiva tiene, también en el caso de la patente, determinadas excepciones o limitaciones circunstanciales, y no se extiende, entre otros supuestos, a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, ni a los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada –en particular, los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos– y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio activo para estos fines, ni a la preparación de medicamentos realizada en las farmacias en ejecución de una receta médica (art. 52.1 LP).

De otra parte, como hemos visto, para impedir que el titular de un derecho de exclusiva patente reconocido por su ley nacional haga un uso abusivo del ius prohibendi inherente al mismo, el TJCE formuló la teoría del agotamiento comunitario de los derechos de propiedad industrial. Esta teoría constituye un límite a esas facultades de exclusiva para evitar que, con ellas, el titular pueda burlar el principio de libre circulación de mercancías en el seno de la Unión Europea; objetivo este que, junto con la libre circulación de personas, capitales y servicios, motivó la constitución de la Comunidad Europea (art. 3.c) del Tratado CE, hecho en Roma el 25 de marzo de 1957).

En derecho español, la doctrina del agotamiento del derecho de patente se recoge en el artículo 52.2 LP, que establece: “Los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento”. La doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad industrial formulada por el Tribunal de Justicia significa que el titular de un derecho de propiedad industrial protegido por la legislación de un estado miembro no puede invocar dicha legislación para oponerse a la importación de un producto comercializado legalmente en el mercado de otro estado miembro por el propio titular de dicho derecho o con su consentimiento. Son, por lo tanto, tres los presupuestos o requisitos que desencadenan el agotamiento: a) uno objetivo, que es la puesta en circulación del producto –la primera–; b) otro subjetivo, que requiere que esa puesta en circulación sea consentida –que se lleve a cabo por el propio titular o por persona vinculada jurídica o económicamente a el–; y c) el tercero, territorial, que delimita el territorio en el que se ha de verificar la comercialización del producto –la Unión Europea–.

Esta teoría se formula para patentes en la STJCE de 31 de octubre de 1974, “Sterling Drug” (Rec. 1974, 1147), y se va precisando en las posteriores “Merck frente a Stephar”, de 14 de julio de 1981 (Rec. 1981, 2913), “Allen y Hanburys”, de 3 de marzo de 1988 (Rec. 1988,1245) –que recapitula doctrina– y “Merck frente a Primecrown”, de 5 de diciembre de 1996 (Rec. 1996, I.6285) para productos farmacéuticos.

4) La patente como objeto de derechos

Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantía mediante la constitución de hipoteca mobiliaria.

La licencia, a diferencia de la cesión, no transmite la titularidad de la patente, otorgando simplemente una autorización para su explotación económica. La licencia puede ser:

a) voluntaria, esto es, concedida contractualmente por el titular;

b) obligatoria u otorgada en contra de la voluntad del titular por falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada, por necesidad de la exportación, dependencia entre las patentes, o entre patentes y derechos de obtención vegetal, o por existir motivos de interés público –por ejemplo, salud pública o defensa nacional–; y

c) de pleno derecho, en cuyo caso, el titular de la patente hace un ofrecimiento declarando por escrito a la OEPM que está dispuesto a autorizar la utilización de la invención a cualquier interesado, en calidad de licenciatario. Esta licencia goza de ventajas fiscales y se considera licencia contractual.

La licencia contractual –de la patente o de la solicitud– puede recaer sobre la totalidad o sobre alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva, y para todo el territorio nacional o para una parte del mismo. También pueden ser exclusivas o no exclusivas. La licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante solo puede explotar la invención si en el contrato se hubiera reservado expresamente ese derecho. Salvo pacto en contra, se entiende que la licencia no es exclusiva y que el licenciante podrá conceder licencias a otras personas y explotar por sí mismo la invención. De otra parte, los titulares de licencias contractuales no pueden cederlas a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiere convenido lo contrario (arts. 74 y sig. LP).

El modelo de utilidad

El modelo de utilidad es un certificado expedido por la OEPM que otorga la exclusiva de la explotación, durante diez años improrrogables, de una invención que, siendo nueva e implicando una actividad inventiva, consista en dar a un objeto una configuración, una estructura o una constitución que produzcan alguna ventaja apreciable en la práctica para su uso o fabricación (art. 143.1 LP).

Los requisitos de protección que se exigen para el modelo de utilidad son menos exigentes que los de la patente. Así, el estado de la técnica con referencia al que debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelo de utilidad está constituido por todo aquello que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo, ha sido divulgado en España (art. 145.1 LP). Por otra parte, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia (art. 146.1).

El certificado de protección del modelo de utilidad se expide normalmente para utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de éstos (art. 143.2 LP).

El know how
El know how (en inglés “saber cómo”) es un conjunto de ideas o conocimientos de productos o procedimientos industriales de gran utilidad para el desarrollo de la empresa y que, precisamente por ello, el empresario quiere guardar en secreto. El know how se caracteriza, por tanto, por la concurrencia de tres elementos: a) confidencialidad de los conocimientos (elemento circunstancial);

b) voluntad de secreto del titular (elemento subjetivo); y c) ventaja competitiva para la empresa (elemento objetivo).

Existe una regulación en derecho comunitario a los efectos de establecer qué cláusulas pueden ser contrarias al derecho de la competencia. El Reglamento CE 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, define en el artículo 1.i) “conocimientos técnicos” como “un conjunto de información práctica no patentada derivada de pruebas y experiencias, que es: i) secreta, es decir: no de dominio público o fácilmente accesible, ii) sustancial, es decir: importante y útil para la producción de los productos contractuales, y iii) determinada, es decir: descrita de manera suficientemente exhaustiva para permitir verificar si se ajusta a los criterios de secreto y sustancialidad”. Recordemos que el artículo 81 del Tratado de la Unión Europea es el actual artículo 101 TFUE.

El know how, también llamado secreto industrial, es una figura imprecisa que puede abarcar tanto verdaderas invenciones novedosas que, a pesar de cumplir todos los requisitos para ser patentadas, se mantienen en secreto y sin patentar, hasta simples “trucos” o formas concretas de realizar un proceso industrial. Lo importante es que reporte una ventaja en la producción y se mantenga en secreto por su titular para evitar que los competidores lo conozcan.

La expresión know how se ha ido ampliando en el tráfico económico para pasar a designar no solo los secretos industriales, sino también los secretos comerciales (STS de 21 de octubre de 2005). Ambos forman, junto con las informaciones reservadas, los secretos empresariales. De hecho, en muchos contratos de franquicia, por ejemplo, la transmisión del know how engloba a menudo secretos comerciales que resultan muy importantes para lograr la uniformidad del producto o servicio que se ofrece.

Igualmente es know how la información complementaria obtenida en la explotación de una tecnología protegida por patente, que por sí misma no puede gozar de esta tutela pero que permite obtener el máximo aprovechamiento del proceso o producto patentado.

A ella parece referirse el artículo 76 LP cuando habla de conocimientos técnicos secretos poseídos por el transmitente o licenciante de una patente necesarios para explotar adecuadamente la invención, que, salvo pacto en contrario, deberán ser puestos a disposición del adquirente o licenciatario de la patente.
Finalmente, es know how la información que encierra invenciones patentables, pero que permanece fuera del sistema de patentes, sea porque su titular carece de medios financieros para obtener y mantener patentes paralelas en diversos estados o porque lo juzga más conveniente para su política empresarial, dada la brevedad del ciclo vital de la tecnología en cuestión o, por el contrario, su longevidad.

El know how no se halla protegido en nuestro ordenamiento por un derecho de exclusiva similar al de las invenciones y signos distintivos, lo cual está en consonancia con su carácter confidencial. La norma que defiende de manera más directa esta forma especial de tecnología es el artículo 13 LCD que, como hemos visto, considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales. Pero también existe una protección indirecta por medio de otras normas que buscan el efecto de mantenimiento en secreto o de no competencia de personas vinculadas al empresario.

Así, para el factor el artículo 288 CdeC –obligación de no hacer competencia– y para los administradores, los artículos 227 –deber de lealtad–, 228.b) –deber de secreto–, 229.1.d) –prohibición de aprovechar oportunidades de negocio–, y 229.1.e) –prohibición de competencia– LSC, o a través de ciertos preceptos de la Ley de patentes (arts. 11 y sig., para el caso de patente concedida a persona no legitimada para obtenerla, 54 –explotación de buena fe y con anterioridad a la fecha de la patente del objeto de la misma– y 130.4 –deber del juez de cuidar de que la diligencia de comprobación de hechos, en caso de que se haya ejercitado una acción por violación del derecho de patente, no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal).

El know how o secreto industrial, a pesar de no hallarse expresamente regulado en nuestro ordenamiento, puede ser objeto de cesión y de licencia. El contenido de estos contratos se fijará por las partes y será de aplicación, por analogía y en la medida en que no resulte incompatible con su naturaleza, la Ley de patentes.

El diseño industrial

Las creaciones de forma se regulan por la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial (LDI) y por el Reglamento de ejecución aprobado por RD 1937/2004, de 27 de septiembre. La protección del diseño con efectos en toda la Unión Europea se establece en el Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC). El diseño industrial en la LDI equivale a (comprende) los dibujos –diseño bidimensional– y modelos –diseño tridimensional– protegidos por el RDMC.

El RDMC prevé dos modalidades de protección del dibujo o modelo: la registral y la no registral (art. 1.2 RDMC). En España, cuando se cumplan los requisitos de protección no registral establecidos en el RDMC –si se ha hecho público–, tales modelos o dibujos quedarán protegidos. De ahí que la LDI se limite a prever la protección registral.

La regulación registral es similar en la LDI y el RDMC. El diseño, en cuanto modalidad de propiedad industrial, consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, derivada de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación (arts. 1 LDI y 3.a) RDMC). La solicitud, la concesión y los demás actos o negocios jurídicos que afecten al derecho sobre el diseño se inscriben en el Registro de Diseños, que tiene carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas (art. 3 LDI).

La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), denominada en lo sucesivo Oficina, creada por el Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, lleva a cabo el registro tanto de la marca comunitaria como de los dibujos y modelos comunitarios (art. 2 RDMC). La OAMI está sita en Alicante.

La inscripción de un diseño se hace depender de dos factores: novedad y carácter singular. Se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro di-seño idéntico ha sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro; y se entiende que posee carácter singular cuando la impresión general que produce en el usuario informado difiere de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de dicha fecha. El derecho a registrar el diseño pertenece al autor o a su causahabiente (arts. 5 y sig. LDI y 4.1 y sig. RDMC), y el registro se otorga por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, pudiendo renovarse por uno o más periodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de veinticinco años

contados desde dicha fecha (arts. 43 LDI y 12 RDMC; para el no registrado prevé tres años de protección desde que se haya hecho público por primera vez en la UE el art. 11.1 RDMC).

El registro del diseño confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entiende por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y ex-portación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados (arts. 45 LDI y 19.1 RDMC). La LDI prevé en los artículos 52 y siguientes un régimen de protección del derecho de exclusiva del titular del diseño similar al que la LP otorga al titular de la patente.

Los derechos derivados de la solicitud o del registro del diseño pueden transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, esta se rige por sus disposiciones específicas inscribiéndose en el Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción a la OEPM para su anotación en el Registro de Diseños. Ambos registros se hallan coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes sobre diseños inscritos o anotados en ellos (art. 59 y sig. LDI y 28 y sig. RDMC).

La protección de los circuitos integrados

Los circuitos integrados o microchips (también llamados semiconductores) juegan un papel muy relevante para el avance de la industria (electrónica, de automoción, de telefonía, de máquinas recreativas, etc.).

El diseño de estos circuitos comporta una elevada inversión de recursos humanos, técnicos y financieros y son fáciles de copiar. Por ello, y para facilitar su protección, se dictó en el ámbito de la Unión Europea la Directiva 87/54/ CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores (PJTPS). En España, se hizo la transposición mediante la Ley 11/1988, de 3 de mayo (LPJTPS), y su Reglamento de ejecución aprobado por RD 1465/1988, de 2 de diciembre.

En el artículo 1 de la LPJTPS se recogen las siguientes definiciones:

1) Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:

• constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor;

• que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o se-miconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada; y

• destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.

2) Topografía de un producto semiconductor, una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:

• que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor;

• en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.

3) Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial, o una oferta con dichos fines.

La regulación de la topografía de un producto semiconductor se aparta de la que regula las innovaciones. Así, basta con que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Y, si está constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, también se protege si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple los requisitos mencionados (art. 2.2 LPJTPS). La protección se obtiene mediante el registro en la OEPM (art. 4 LPJTPS). El registro otorga derechos exclusivos que incluyen los de autorizar o prohibir la reproducción de una topografía, salvo la reproducción a título privado con fines no comerciales y la explotación comercial o la importación de la misma o de un producto semiconductor en cuya fabricación se haya utilizado la topografía, con dicha finalidad (art. 5 LPJTPS) y se concede por diez años (art. 7 LPJTPS).

El circuito integrado puede ser objeto de una licencia obligatoria en los términos previstos en la Ley de patentes (art. 6 LPJTPS) y su titular goza de las acciones civiles y las medidas previstas en dicha Ley (art. 8 LPJTPS).

Las obtenciones vegetales

En el ámbito agrícola, también se justifica el reconocimiento de un derecho de exclusiva a quien innova a través de la obtención de nuevas variedades de plantas. La protección en España de estas variedades se articula a través de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (LOV). También es de aplicación el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (ROV). Ambos textos incorporan las normas del Con-venio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), hecho en París el 2 de diciembre de 1961, modificado en profundidad en el nuevo texto de Ginebra de 19 de marzo de 1991, texto que fue ratificado por España (BOE de 20 de julio de 2007).

El Reglamento comunitario establece un sistema de protección de las obtenciones vegetales con efectos en toda la Unión Europea (art. 2 ROV). La regulación del ROV y de la LOV es prácticamente idéntica, si bien el ámbito de protección es diferente, nacional en el caso de la LOV y comunitaria en el caso del ROV.

Se entiende por variedad, a los efectos de esta regulación, un conjunto de plan-tas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, puede: a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;

b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos; y c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración (arts. 2 LOV y 5.2 ROV).

Un taxón es cada una de las subdivisiones de la clasificación biológica, desde la especie – que se toma como unidad– hasta el filo o tipo de organización. El filo agrupa a las plantas de ascendencia común y que responden a un mismo modelo de organización (musgos, helechos, coníferas, etc.). Esta división se hace atendiendo a la distribución morfológica (externa) e histológica (interna) de órganos y tipos celulares de la planta.

Pueden ser objeto de protección las variedades de todos los géneros y especies vegetales, incluidos los híbridos de géneros o de especies (arts. 4 LOV y 5 ROV). Para que la variedad se proteja ha de ser distinta, homogénea, estable y nueva y debe identificarse por una denominación (arts. 5 LOV y 6 ROV).

En España, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (actualmente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente) la tramitación de los procedimientos de concesión de los títulos de obtención vegetal. El Ministerio es el encargado de gestionar el Registro Oficial de Variedades Vegetales Protegidas (arts. 32 y 33 LOV). En el plano comunitario, el órgano competente es la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales (OCOV) (arts. 4 y 49 y sig. ROV). La OCOV se halla en Angers (Francia). La protección se establece hasta el final del vigésimo quinto año natural o, en caso de variedades de vid y de especies arbóreas, hasta el final del trigésimo año natural a contar desde el año de concesión de los derechos de obtentor (arts. 18 LOV y 19 ROV).

Los derechos derivados de una solicitud debidamente presentada y el derecho del obtentor son transmisibles por cualquiera de los medios admitidos en derecho, sin perjuicio de las limitaciones establecidas en la Ley (art. 20 LOV y 27 y sig. ROV). Y también se reconoce al titular de un título de obtención vegetal la facultad de ejercitar, ante los órganos de la jurisdicción ordinaria, las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia (art. 21 LOV y arts. 94 y sig. ROV).

Régimen de las invenciones y creaciones laborales

La Ley de patentes se ocupa de regular el régimen jurídico de las invenciones desarrolladas en un establecimiento por parte de un trabajador, distinguiendo los siguientes supuestos:

a) Invenciones que realice el trabajador durante la vigencia de su contrato que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato (invenciones sujetas). Estas invenciones pertenecen al empresario y el trabajador no tiene derecho a una remuneración suplementaria por la realización, salvo que su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceda de manera evidente del contenido de su contrato (art. 15 LP).

b) Invenciones en cuya realización no concurran las circunstancias del artículo 15 LP (invenciones libres). Estas invenciones pertenecen al trabajador, autor de las mismas (art. 16 LP).

c) Invenciones realizadas por el trabajador que no ha sido contratado para investigar si han influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por esta o invenciones mixtas. En tal caso, el empresario tiene derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma. En es-te supuesto, el trabajador tiene derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador (art. 17 LP).

En el caso de las invenciones sujetas y mixtas, el trabajador debe informar al empresario, mediante comunicación escrita, con los datos e informes necesarios para que aquel pueda ejercitar los derechos que le corresponden en el plazo de tres meses. El incumplimiento de esta obligación lleva consigo la pérdida de los derechos que se reconocen al trabajador (art. 18 LP). La LP, además, declara nula la renuncia anticipada del trabajador a los derechos que le corresponden en materia de invenciones laborales (art. 19), extiende la aplicación de esta regulación a los funcionarios, empleados y trabajadores del estado, comunidades autónomas, provincias, municipios y demás entes públicos, y prevé reglas especiales para las invenciones realizadas por profesores de universidad (art. 20 LP).

En desarrollo de este artículo, el RD 55/2002, de 18 de enero, prevé el régimen de las invenciones obtenidas en entes públicos de investigación. Así, las invenciones realizadas por el personal investigador en el ámbito de sus funciones pertenecen al organismo don-de se desarrolla la actividad. Se impone el deber de comunicación al investigador (art. 3) y se le concede un derecho de participación en los beneficios derivados de la explotación (art. 4).

La Ley de protección del diseño industrial también prevé el supuesto de que el diseño se haya desarrollado por un empleado en ejecución de sus funciones o siguiendo las instrucciones del empresario o empleador, o por encargo en el marco de una relación de servicios. El derecho a registrar el diseño se otorga al empresario o a la parte contractual que haya encargado la realización del diseño, salvo que en el contrato se disponga otra cosa (art. 15 LDI).
Por su parte, la LPJTPS remite al régimen jurídico establecido por la LP para las invenciones laborales el derecho a la protección de las topografías de productos semiconductores, creadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo con la empresa. Y, en caso de que hayan sido creadas en virtud de un contrato no laboral, otorga tal derecho a la parte contractual que haya encargado la topografía, salvo que el contrato estipule lo contrario (art. 3.2 LPJTPS).

  • Abogado
    Ruyman García Castro

    Colegiado n° 44.750 del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona
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